Судебный кейс: В поисках настоящего дилера

Ключевой вывод по делу № 12-01/27-2018

регистрация товарного знака импортером, не связанным с производителем, является недобросовестной конкуренцией, если такое обозначение известно потребителю до такой регистрации.

Фактические обстоятельства

Итальянская компания «Favero Еlectronics Srl» (Производитель) является правообладателем товарного знака Европейского союза «Favero Еlectronics» в отношении товаров 9, 14 и 28 классов МКТУ. Производитель с 1985 года производит широкий спектр электронных изделий для фехтования. На территории Республики Беларусь в качестве официального дилера действует Ответчик, которому Производитель выдал сертификаты официального дилера.

Истец, белорусская компания, осуществил регистрацию товарного знака «FAVERO», правовая охрана которому предоставлена в Республике Беларусь в отношении определенных товаров 9-го класса МКТУ, а также внесло товарный знак в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Истец ввозил на территорию Республики Беларусь товар Производителя от его другого, венгерского, дилера.

При попытке ввоза Ответчиком на территорию Республики Беларусь товара (фехтовальные катушки-сматыватели и сигнальные аппараты для фехтования с пультом), маркированного обозначением «Favero Еlectronics», его срок выпуска был приостановлен, но в последующем товар был выпущен в соответствии с таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления».

Ответчик обратился к Производителю по вопросу ввоза товара на территорию Республики Беларусь и получил ответ, что Производитель никогда не поставлял товар Истцу, не давал согласия на регистрацию товарного знака в Республике Беларусь и просит аннулировать регистрацию товарного знака.

Истец направил претензию в адрес Ответчика, где указал на нарушение исключительного права и предложил выплатить ему компенсацию. В связи с отсутствием ответа на претензию, Истец подал исковое заявление в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (СКИД) и просил взыскать с Ответчика компенсацию.

Ответчик подал встречный иск и просил признать действия Истца, связанные с приобретением и использованием исключительного права на Товарный знак «FAVERO», недобросовестной конкуренцией.

Решением СКИД встречный иск удовлетворен, действия Истца признаны недобросовестной конкуренцией, а в удовлетворении исковых требований Истца отказано в полном объеме.

Позиция Истца

- Истец является правообладателем товарного знака «FAVERO», правовая охрана которому предоставлена в Республике Беларусь в отношении товаров 9 класса по МКТУ: «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством».

- Ответчик нарушил исключительное право Истца на использование товарного знака ввозом и предложением к продаже фехтовального оборудования, маркированного обозначением «Favero Еlectronics», сходным до степени смешения с товарным знаком «FAVERO», а также использованием указанного обозначения в документации и в рекламе в сети Интернет.

- Отсутствуют основания для удовлетворения встречного иска, поскольку недобросовестная конкуренция может иметь место только при использовании товарного знака его владельцем, а Истец, являясь правообладателем товарного знака «FAVERO», зарегистрированного для товаров 9 класса МКТУ, его не использовал. Как пояснил Истец, товарный знак заявлен на регистрацию с целью производства на территории Республики Беларусь высокотехнологичного оборудования для фехтования по предложению итальянского гражданина, носящего фамилию FAVERO.

Позиция Ответчика

- К действиям Истца в рамках недобросовестной конкуренции относятся: регистрация товарного знака, не являющегося результатом интеллектуального труда Истца; запрет ввоза в Республику Беларусь спортивного оборудования, маркированного товарным знаком «Favero Еlectronics», принадлежащим Производителю; действия, связанные с обращением в СКИД с иском против Ответчика, являющегося официальным дилером Производителя.

- Действия Истца направлены на дезорганизацию хозяйственной деятельности Ответчика и приобретение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности путем устранения конкурента с товарного рынка, а также способны причинить убытки Ответчику.

Выводы суда

По первоначальному иску о нарушении исключительного права на товарный знак.

1. Обозначение «Favero Еlectronics» сходно с товарным знаком «FAVERO» до степени смешения по фонетическому, визуальному и смысловому критериям, так как обозначение «FAVERO» входит в словосочетание «Favero Еlectronics», является его доминирующим элементом и несет основную смысловую нагрузку, на котором концентрируется внимание потребителя при восприятии словосочетания в целом. Наличие словесного элемента Еlectronics (в словосочетании «Favero Еlectronics»), не оказывает существенного влияния на их восприятие в целом, как сходных.

2. Однородность товаров, ввезенных Ответчиком, и товаров 9-го класса МКТУ представители сторон не оспаривали. Суд также пришел к выводу об их однородности.

3. Таким образом, Ответчик осуществил ввоз на территорию Республики Беларусь товаров, относящихся к 9 классу МКТУ, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком «FAVERO», без согласия правообладателя – Истца.

По встречному иску о признании действий недобросовестной конкуренцией.

1. Истец и Ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность на одном и том же товарном рынке, являются конкурентами, поскольку оба субъекта хозяйствования, не являясь производителями спортивного оборудования, оказывают на территории Республики Беларусь однородные услуги по оптовой торговле аналогичным фехтовальным оборудованием, в том числе одного и того же Производителя. Наличие между указанными юридическими лицами конкурентных отношений представителями сторон не оспаривалось. 

2. Обозначение «FAVERO» известно белорусскому потребителю в определенном секторе рынка и использовалось в гражданском обороте Республики Беларусь различными хозяйствующими субъектами Республики Беларусь относительно определенного перечня продукции Производителя, в том числе до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «FAVERO».

3. Целью приобретения исключительного права на товарный знак «FAVERO» в отношении товаров 9 класса МКТУ, являлось привлечение и повышение потребительского спроса к товару за счет использования известности и репутации обозначения «FAVERO», применяемого к оборудованию для фехтования Производителя, которое задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «FAVERO» введено в оборот под обозначением «Favero Еlectronics», что позволяет Истцу снизить или избежать таким образом расходов на продвижение товара, маркированного известным потребителю обозначением, а также наделяет его необоснованными преимуществами в предпринимательской деятельности по отношению к конкуренту – Ответчику.

4. Факт внесения товарного знака в таможенный реестр также наделяет Истца необоснованными преимуществами, поскольку запрещает ввоз товаров, маркированных указанным знаком или сходными с ним обозначениями, любыми импортерами, кроме Истца.

5. Указанные действия Истца могут причинить также убытки Ответчику вследствие сокращения его доходов от реализации продукции с обозначением «Favero Еlectronics».

6. Довод Истца о неиспользовании товарного знака опровергается материалами дела, из которых следует, что Истец, так же как и Ответчик, ввозил на территорию Республики Беларусь товары, маркированные товарным знаком «Favero Еlectronics», сходным до степени смешения с товарным знаком «FAVERO», предлагал к продаже на своем сайте, и продавал их, используя обозначение «FAVERO» на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, что является использованием товарного знака.

7. Поскольку действия Истца признаны недобросовестной конкуренцией, исключительное право на товарный знак защите не подлежит, и в удовлетворении первоначального иска Истцу следует отказать.

Комментарии REVERA

В рассматриваемом деле сложилась интересная ситуация, при которой Истец, сотрудничая с европейским дилером Производителя, зарегистрировал на себя товарный знак и пытался с его помощью заблокировать работу Ответчика, который являлся официальным дилером Производителя. В очередной раз нужно подчеркнуть важность защиты используемого обозначения, так как, если оно достаточно известно, завтра его может зарегистрировать ваш конкурент или «патентный тролль», чтобы выбить c рынка или потребовать компенсацию.

Как мы уже писали ранее, споры о товарных знаках редко связаны просто с вопросом их нарушения и взыскания компенсации – обычно это клубок споров, направленных на удержание или захват рынка.

В части оценки нарушения прав на товарный знак СКИД достаточно подробно проанализировал критерии сходства обозначений и однородности товаров. Напомним, что критериев сходства три: звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое). Общий критерий сходства до степени смешения, если обозначение ассоциируется с товарным знаком в целом, несмотря на их отдельные отличия. В обозначениях «FAVERO» / «Favero Еlectronics» слово «Favero» очевидно создает ассоциацию и слово «Electronics» не дает существенного отличия. 

Однородность, напомним, означает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Такую оценку делает судья, даже, если не является потребителем товара (в данном случае, фехтовального оборудования), в сложных случаях может проводиться социологический опрос среди населения.  

Вместе с тем, компании нередко забывают, что действия по приобретению и использованию прав на товарный знак могут признаваться недобросовестной конкуренцией. Причем может признаваться как сама регистрация товарного знака, так и заключение лицензионного договора, как в деле № 12-01/2-2020.

Напомним, что законодательство предусматривает четыре критерия для установления факта недобросовестной конкуренции: наличие конкурентных отношений на товарном рынке (1); направленность действий на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности (2); противоречие Закону о развитии конкуренции, иным актам антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и разумности (3); причинение либо возможность причинения такими действиями убытков конкурентам либо нанесение вреда их деловой репутации (4).

В этой части, полагаем, что существенное влияние на решение суда оказали известность и репутация бренда Производителя для потребителя ещё до подачи заявки на регистрацию товарного знака. С учетом этого, суд пришел к выводу, что Истец, являясь конкурентом Ответчика, зарегистрировал известное в Республике Беларусь обозначение, чтобы повысить потребительский спрос, используя такую известность.

Акцентируем внимание, что в рамках четвертого критерия (убытки) законодательство не требует количественного измерения убытков и обоснование расчета, как это было бы в деле о взыскании убытков. Потому в данном случае под убытками суд отметил «сокращение доходов от реализации продукции с обозначением «Favero Еlectronics».

Признание действий владельца по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией влечет недействительность предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Ссылка на дело: 
http://court.gov.by/ru/nedobrosovestnaya/konkurenciya/98951781378e44f7.html