Судебный кейс: Как (не) потерять товарный знак

28.06.2021

Ключевой вывод по делу №1ИГИП2017

неиспользование товарного знака на территории Республики Беларусь в течение 3 лет и более (в том числе в рекламе, путем заключения лицензионных договоров или иным образом) является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны по заявлению заинтересованного лица.

Фактические обстоятельства

Истец, российская компания, с 2014 года владеет на территории Российской Федерации комбинированным и словесным товарными знаками «ЧИСТЫЕ РОСЫ», зарегистрированным в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ. Товарные знаки используются для маркировки напитков, в том числе алкогольных.

В 2015 году Ответчик, украинская компания, зарегистрировал в Международном реестре товарных знаков ВОИС (WIPO) товарный знак «ЧИСТЫЕ РОСЫ» в отношении товаров 33 класса МКТУ (напитки алкогольные) с распространением правовой охраны на территорию Республики Беларусь.

В 2021 году Истец обратился в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (СКИД) с требованием о досрочном прекращении правовой охраны на территории Республики Беларусь товарного знака Ответчика в связи с его неиспользованием на протяжении более трех лет. Ответчик на заседание суда не явился и возражений не представил.

Решением СКИД исковые требования удовлетворены.

Выводы СКИД

1. Ответчик не использовал спорный товарный знак непрерывно в течение трех лет. При оценке использования спорного товарного знака СКИД руководствовался:

• объяснениями Истца;
• скриншотами страниц официального сайта ВОИС и письмом патентного органа Республики Беларусь, из которых следует, что Ответчик не заключал лицензионные договоры в отношении спорного товарного знака;
• письмами научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», из которых следует, что в реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и в Едином Реестре выданных сертификатов и  зарегистрированных деклараций о соответствии отсутствуют сведения о документах об оценке соответствия на алкогольную продукцию с наименованием «ЧИСТЫЕ РОСЫ»/«CHISTYYE ROSY», выданных (зарегистрированных) на продукцию Ответчика.

2. Ответчик не представил доказательств использования спорного товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, бланках или иной документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот Республики Беларусь, или каким-либо иным образом, а также доказательств наличия уважительных причин его неиспользования.

3. С учетом п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» заинтересованность, в частности, может выражаться: 

• в намерении лица использовать товарный знак или знак обслуживания, о котором возник спор, на товарах, их упаковке или при оказании услуг; 
• в наличии решения патентного органа об отказе лицу в предоставлении правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания в связи с его тождественностью либо схожестью до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком.

4. Истец является заинтересованным лицом. На оценку не повлияло то, что основной вид деятельности Истца - консультирование по вопросам  коммерческой деятельности и управления. При оценке заинтересованности СКИД руководствовался следующим:

• Истец подтвердил намерение осуществлять поставки алкогольной продукции либо её производство по лицензионному договору на территории Республики Беларусь;
• Истец в РФ является правообладателем товарных знаков, содержащих обозначение «ЧИСТЫЕ РОСЫ»,  в том числе, в отношении класса 33 МКТУ;
• Истец использует обозначение «ЧИСТЫЕ РОСЫ» для маркировки напитков, в том числе алкогольных, заключив в 2016 г. договоры неисключительной лицензии с третьим лицом, являющимся аффилированным лицом Истца, которое имеет лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной продукции, осуществляет под контролем истца её производство и реализацию субъектам хозяйствования РФ, экспортирует товар.       
• Истец обращался в патентный орган на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ЧИСТЫЕ РОСЫ» в отношении товаров 33 класса МКТУ и получил отказ, в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком Ответчика.

Комментарии REVERA

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков должно выполняться два критерия:

1. товарный знак не используется ответчиком и нет уважительных причин неиспользования;
2. истец заинтересован в удовлетворении иска, то есть планирует последующее использование этого обозначения. 

Законодательство под использованием понимает реальное введение товара в оборот: выпуск произведенного товара на рынок, а также действия связанные с этим (реклама, создание сайта, заключение лицензионного договора и т.д.). Вместе с тем действия должны быть связаны с выводом товара в оборот: простое создание интернет сайта с объявлением, заключение договора аренды на складские помещения или заключение лицензионного договора в отношении товарных знаков при отсутствии самого товара – недостаточно при отсутствии их выпуска на соответствующем рынке.

"Уважительность", как правило, означает обстоятельства, не зависящие от воли ответчика, препятствующие надлежащему использованию товарного знака. Иногда к таким обстоятельствам можно отнести регистрационные действия, необходимые в соответствии с требованиями законодательства для выпуска товара на рынок.

В настоящем деле СКИД анализировала вопросы подготовки Ответчика к использованию товарного знака, в том числе наличие рекламы, сведений в печатных изданиях, на вывесках, бланках или иной документации, связанных с введением товаров, маркированных обозначением «ЧИСТЫЕ РОСЫ», в гражданский оборот Республики Беларусь; наличие или отсутствие заключенных Ответчиком лицензионных договоров. 

Настоятельно рекомендуем не игнорировать судебный процесс. С учетом неучастия Ответчика в судебном процессе, СКИД мог руководствоваться только вышеуказанными данными. Обжалование решения СКИД возможно только в надзорной инстанции, что происходит достаточно редко. Соответственно, даже если Ответчик использовал товарный знак, у него уже нет эффективных способов его защиты.

Заинтересованность истца обычно выражается через два элемента:

1. истец получил отказ НЦИС в регистрации сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров;
2. истец уже осуществляет предпринимательскую деятельность в отношении однородных товаров, в том числе на территории иностранных государств.

Обращаем внимание, что заинтересованность истца только в отдельных классах МКТУ повлечет частичное удовлетворение иска и отказ в отношении иных классов, даже если товарный знак ответчик не используется во всех классах. К примеру, если товарный знак зарегистрирован в отношении классов 3 и 33 МКТУ, истец заинтересован только в 33 классе, то суд удовлетворит иск только в отношении 33 класса и сохранит в товарном знаке ответчика класс 3, хотя он его также может не использовать.

Ссылка на дело: http://court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/intell/tm/6f9acd1df31544a5.html