Судебный кейс: разработка ПО — как (не) надо оформлять акты

Ключевой вывод по делу № 1ИГИП2134

существенные недостатки и противоречия акта приема-передачи прав на объект авторского права (ПО), отсутствие доказательств реальности разработки ПО и его передачи заказчику – влекут отказ в удовлетворении иска о взыскании вознаграждения.

Фактические обстоятельства:

Разработчик (Истец) и Заказчик (Ответчик) заключили договор на разработку программного обеспечения и сотрудничество в реализации проекта по созданию и продвижению IT-продукта, по условиям которого Разработчик обязался разработать ПО для IT-продукта и его прототипа, осуществить развитие и сопровождение этого ПО. 

Стороны установили, что исключительное право на IT-продукт подлежит распределению в долях: Разработчику – 49%; Заказчику – 51%. Стороны обязались информировать друг друга о ходе реализации проекта ежемесячно, а также ежеквартально составлять и подписывать акты о ходе реализации проекта. 

Разработчик, после разработки прототипа IT-продукта, обязался предоставить Заказчику за вознаграждение право на его использование, оставаясь при этом владельцем имущественных прав на него в размере свой доли. 

Приложениями к договору предусмотрено: подробное описание IT-продукта; техническое задание, подготовленное Заказчиком; сроки выполнения конкретных работ (этапов) в виде календарного плана; график платежей по оплате вознаграждения Разработчика в размере 61 200 долларов США. Право на использование считается переданным с момента подписания сторонами акта приёма-передачи нематериальных активов. 

Разработчик и Заказчик подписали два акта приёма-передачи нематериальных активов (части прав на использование прототипа IT-продукта) от 30.11.2017 и от 10.12.2018 на общую сумму 168 804 доллара США. Исходя из актов, Разработчик передал, а Заказчик принял часть прав на использование прототипа IT-продукта в объёме полномочий, установленных договором, в том числе права на использование: технического задания; разработанной архитектуры прототипа; функционала прототипа; функционала продукта. В актах отсутствовало указание, к какому договору они относятся.
В отношении Разработчика 05.11.2020 возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыто конкурсное производство.

В связи с неоплатой суммы, указанной в актах, Разработчик, в лице антикризисного управляющего, обратился в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (СКИД) к Заказчику с требованием о взыскании суммы задолженности в общем размере 168 804 долларов США. 

СКИД отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.


Выводы суда.

1. Суд подробно изучил содержание актов и установил, что:

  • в актах отсутствует прямое указание о том, что они относятся к договору, заключенному между сторонами. В них содержится указание лишь о праве использования прототипа IT-продукта, совпадающего по наименованию с указанным в договоре;
  • в актах указано о предоставлении Ответчику права на использование одних и тех же объектов, в том числе технического задания, при том что по условиям договора поставщиком и разработчиком технического задания являлся сам Ответчик;
  • указанные в актах суммы вознаграждения (26 000 и 142 804 доллара США, суммарно 168 804 долларов США) существенно превышают сумму вознаграждения, предусмотренную в Договоре (61 200 долларов США);
  • в актах не указаны период, за который Истцу подлежит выплате вознаграждение, а также сроки его выплаты;

2. Истец не представил приложения к договору, в том числе описание IT-продукта, техническое задание, график платежей, календарный план выполнения работ, отчёты и акты о ходе реализации проекта и проделанной работе.

3. Истец не представил в качестве доказательств акты постановки на учёт в качестве нематериальных активов созданных по договору объектов авторского права, акты сверки взаимных расчётов по договору или иные письменные доказательства;

4. В связи с этим, в рассматриваемой ситуации акты нельзя признать бесспорными доказательствами достоверно свидетельствующими, что: договор между сторонами был исполнен (1), Ответчик реально приобрёл право на использование созданных по договору объектов авторского права (2) и имеет задолженность перед Истцом по выплате вознаграждения в указанном размере (3).

5. Кроме того, суд обратил внимание, что представитель Истца не смог пояснить, почему Истец в 2020 г., имея задолженность перед кредиторами на сумму свыше 1 млн. рублей, принимая решение о ликвидации, не предпринял в установленном законодательством порядке действия по взысканию с Ответчика суммы долга, эквивалентной 168 804 долларам США, если такая задолженность имелась и не была погашена.

Комментарии.

1. В данном деле интересна правовая природа договора, заключенного между сторонами. Договор предусматривал не только классические обязательства по разработке программного обеспечения и последующего предоставления права пользования Заказчику, но и условия о распределении в долях исключительного права, дальнейшее развитие, продвижение IT-продукта. 

Вопрос о возможности распределения в долях исключительного права в законодательстве и судебной практике не решен. В рассматриваемом деле суд не комментировал допустимость такого условия в договоре.
В литературе высказывается мнение о допустимости долевой собственности в отношении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, по аналогии с категорией вещного права, исходя из принципа свободы договора (ст. 391 ГК).

Вместе с тем, на наш взгляд, законодательство не допускает распределение в долях исключительного права, как и его последующую частичную уступку. 
В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона об авторских и смежных правах автору или иному правообладателю принадлежат исключительное право на произведение, а также иные имущественные права. Закон не содержит дополнительных положений о долевой «собственности» в отношении объекта авторского права. Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 43 Закона уступка исключительного права возможна только в полном объеме. Единственный случай, при котором Закон упоминает возможность возникновения исключительного права одновременно у нескольких лиц – это соавторство (ст. 9 Закона). Однако даже в таком случае у соавторов возникает «совместное» исключительное право, которое они реализуют совместно или в порядке, установленном договором между ними. 

Для сравнения, в Российской Федерации допускается принадлежность исключительного права одному или нескольким лицам (ст. 1229 ГК РФ). Даже в этом случае, у таких лиц возникает «совместное» исключительное право, которое не может быть разделено или выделено (п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Таким образом, законодательство не предусматривает возможность распределения исключительного права в долях. Вместе с тем, полагаем допустимым предусмотреть в договоре предоставление лицензии на использование объекта авторского права с условием о долевом (процентном) распределении вознаграждения. 

Отмечаем также, что принцип свободы договора (ст. 391 ГК) не может использоваться для обхода ограничений законодательства, которые не подходят для бизнес-модели сторон. К примеру, нельзя обойти установленное ограничение или запрет, просто заменив другим словом термин, предусмотренный в законодательстве. В соответствии с п. 3 ст. 391 ГК стороны могут самостоятельно определять условия договора, но в пределах, предусмотренных законодательством. Соответственно, даже при подготовке так называемого «непоименнованного» договора, стороны всё равно должны учитывать положения законодательства.

2. Один из ключевых вопросов при любом договоре подряда или оказания услуг   это документарное оформление процесса разработки и передачи результатов разработки. 

В данном деле Истец представил договор только частично, без существенных положений, определяющих предмет разработки (техническое задание и описание), сроки выполнения работ (календарный план), график платежей. Истец также не представил доказательств, подтверждающих факт выполнения работ и завершения разработки ПО.

В совокупности с явными противоречиями и недостатками двух подписанных актов приёма-передачи нематериальных активов суд пришел к выводу, что не доказано возникновение долга Ответчика перед Истцом.

В данном случае, акцентируем внимание на важность:

  • сохранения заключенного договора целиком, особенно технического задания, графиков разработки и оплат – желательно сохранить переписку за период обсуждения условий договора;
  • сохранения отчетов, актов, follow-up встреч с заказчиком; переписки с заказчиком об изменении требований к ПО;
  • корректного и подробного содержания подписываемых актов и инвойсов со ссылкой на договор, указанием выполненных работ.

В судебной практике уже было много примеров, когда суд отказывал в удовлетворении иска разработчика из-за недостатков в документах и отсутствия доказательств реального выполнения работ и передачи ПО. 

3. Другой важный момент, на который мы обращаем внимание почти в каждом деле – своевременность действий стороны. Сама по себе пассивность стороны и длительное неиспользование принадлежащих ей прав не влечет отказ в защите этого права, если, конечно, договор или законодательство не ограничивают срок реализации этого права.
Однако пассивность стороны в течение длительного времени негативно влияет на оценку фактических обстоятельств и вызывает сомнения в добросовестности поведения такой стороны.

Ссылка на дело: 
http://court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/intell/comp/3fea865429294965.html